C. Schutzbereich und Verletzung von Patenten

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Die Durchsetzungen von Patenten, insbesondere die Geltendmachung von Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen erfordert die (rechtswidrige) Verletzung eines Patents. Dies setzt zunächst (I.) die Bestimmung des Schutzbereichs des Patents, der sich direkt aus Patent ergibt und dessen Betroffenheit, sowie einen (II.) Eingriff in diesen voraus. Einem Eingriff können (III.) Schranken des Patentschutzes und Einwendungen entgegenstehen. Zuletzt ist die (IV. Rechtswidrigkeit) der Patentverletzung erforderlich.

Inhaltsverzeichnis
  1. I. Die Betroffenheit des Schutzbereichs eines Patents
  2. II. Die Verletzung eines Patents
  3. III. Rechtswidrigkeit einer Patentverletzung
  4. IV. Schranken und Einwendungen
  5. Nachweise

I. Die Betroffenheit des Schutzbereichs eines Patents

Bei der Festlegung des Schutzbereichs des Patentrechts sind die gegenläufigen Interessen des Patentinhabers am Schutz und der Verwertung seiner Erfindung und der Allgemeinheit an Rechtssicherheit zu berücksichtigen. Beide Aspekte sind dabei gleichgewichtig.[1]

Nach Art. 69 I EPÜ und § 14 PatG wird der Schutzbereich eines Patents und der Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt, wofür die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen sind.

Bei der Ermittlung des Schutzbereichs ist zwischen der Bestimmung des Schutzbereichs und der Auslegung des Patents zu differenzieren, wobei die Auslegung insbesondere der Klarstellung technischer Begriffe, der Bedeutung und Tragweite der Erfindung und etwaiger Unklarheiten dient.[2] Diese Auslegung ist stets geboten und darf auch nicht unterbleiben, wenn der Wortlaut eindeutig scheint.[3]

Die Betroffenheit des Schutzbereich eines Patents kann in folgenden Schritten ermittelt werden

  1. Ermittlung des technischen Problems und dessen Lösung
  2. Aufgliederung der Merkmale des Patentanspruchs
  3. Auslegung des Patents

1. Ermittlung des technischen Problems

Grundlage der Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents ist die Ermittlung des technischen Problems und dessen Lösung durch das Patent, welches sich aus dem Patent ergeben kann, aber nicht muss. Hierbei handelt es sich regelmäßig um die Überwindung der zum Stand der Technik bestehenden Nachteile oder eine alternative zum Stand der Technik.

2. Aufgliederung der Merkmale des Patentanspruchs

Da durch das Patent nicht die Aufgabe, sondern deren Lösung geschützt ist, ist es erforderlich die von Patent erfassten Merkmale aufzugliedern.

3. Auslegung des Patents

Da die Beschreibung eines Patents nicht jede denkbare Ausführungsform beschreiben kann, ist die Auslegung des Patents (stets) erforderlich.

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Für die Auslegung europäischer und nationaler Patente gelten die gleichen Grundlagen. Bei euro­päi­schen Patenten ist dabei die Fassung in der Verfahrenssprache ausschlaggebend (Art. 70 I EPÜ).[4]

Die Auslegung von Art. 69 EPÜ und somit auch von § 14 PatG wird durch das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens näher präzisiert:

Art. 1 Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ
Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Art. 2 Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ
Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

Der Schutzbereich eines Patents ist somit bei der wortsinngemäßen Ausführung und äquivalenten Ausführung des Patents betroffen.

a. Wortsinngemäße Ausführung

Die wortsinngemäße Ausführung eines Patents erfordert, dass aus der Sicht eines Durchschnittsfachmanns alle Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind.

Bei der Auslegung zu berücksichtigen ist, dass die Patentschrift ein „eigenes Lexikon“ darstellt, sodass Fachbegriffe – auch abweichend vom allgemeinen oder technischen Sprachgebrauch – nach dem Sinngehalt zu bewerten sind, die ihnen in der Patentschrift zukommt.[5] Wird ein Begriff mehrfach in einem Patentanspruch verwendet, ist im Zweifel davon auszugehen, dass diesem Begriff dieselbe Bedeutung zukommt.[5a] Bei der Auslegung des Patents sind auch Unteransprüche zu berücksichtigen, sie können den Schutzbereich jedoch nicht einengen.[6]

Besonderheiten gelten bei der Auslegung von Zahlenangaben, die grundsätzlich auslegungsfähig sind und den Schutzbereich bestimmen, aber auch begrenzen. Die Über- oder Unterschreitung dieser führt in der Regel nicht mehr zu einer wortsinngemäßen Ausführung.[7]

b. Äquivalente Ausführung

Auch dann, wenn nicht alle Merkmale des Patents wortsinngemäß ausgeführt sind, kann der Schutzbereich eines Patents durch dessen äquivalente Ausführung berührt sein.

Eine äquivalente Ausführung erfordert nach den Schneidmesser-Fragen

  1. die Gleichwirkung, somit die gleiche oder wesentlich gleiche Wirkung wie das Patent
  2. die Auffindbarkeit von einem Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse und
  3. die Gleichwertigkeit unter Orientierung des Sinngehalts der Erfindung.

Oder in den Worten des BGH:

BGH GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I
Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patent­anspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es hiernach nicht, daß sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und (2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann be­fähig­en, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden kann, müssen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muß, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, daß der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

aa. Gleichwirkung

Auf der Basis des technischen Problems und der Lösung dieses durch die Merkmale des Patents kann beurteilt werden, ob die gleiche oder wesentlich gleiche Wirkung erreicht wird. Hierbei handelt es sich um eine Tatfrage.

Eine wesentlich gleiche Wirkung wird nicht erreicht, wenn der erfindungswesentliche Vorteil überhaupt nicht oder in einem praktisch bedeutungslosen Umfang erreicht wird, sodass die sog. verschlechterte Ausführung, aber auch eine Verbesserung die Äquivalenz nicht ausschließt.[8]

bb. Auffindbarkeit

Eine äquivalente Ausführung erfordert, dass es einem Durchschnittsfachmann am Prioritätstag aufgrund seiner Fachkenntnisse, somit nach dem Stand der Technik, naheliegt die Wirkung des Patents mit dem gleichwirkenden Lösungsmittel zu erreichen.

cc. Gleichwertigkeit

Zuletzt muss der Durchschnittsverbraucher die abweichende Lösung als eine gleichwertige Alternative zur Lehre des Patentanspruchs begreifen. Hierbei handelt es sich um eine Rechtsfrage.[9]

dd. Die äquivalente Ausführung wortsinngemäß eindeutiger Zahlenangaben

Besonderheiten gelten (erneut) bei Zahlenangaben. Deren äquivalente Ausführung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sodass bei einer Über- oder Unterschreitung der Schutzbereich des Patents betroffen sein kann.[10]

II. Die Verletzung eines Patents

Das Patent unterliegt als Ausschließlichkeitsrecht und Eigentum i.S.d. Art. 14 I GG dem Schutz nach §§ 9, 10 PatG und den Schranken nach §§ 11 bis 13 PatG (vgl. 01.C.III). Hierbei regelt § 9 PatG die unmittelbare Patentverletzung, die grundsätzlich erfordert, dass alle Merkmale des Patents erfüllt sind, und § 10 PatG die mittelbare Patentverletzung.[11]

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Die Abgrenzung zwischen einer unmittelbaren und mittelbaren Patentverletzung kann Schwierigkeiten bereiten, da die Voraussetzungen einer unmittelbaren Patentverletzung nach der Rechtsprechung und Literatur weit ausgelegt werden.

1. Unmittelbare Patentverletzung nach § 9 2 PatG

§ 9 2 PatG differenziert bei den Handlungen, die unmittelbare Patentverletzung darstellen nach Erzeugnispatenten (Nr. 1), Verfahrenspatenten (Nr. 2) und deren Erzeugnissen (Nr. 3).

a. Unmittelbare Verletzung von Erzeugnispatenten

§ 9 2 Nr. 1 PatG
Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

DefinitionBesonderheiten
HerstellenHerstellen ist die gesamte Tätigkeit des Herstellens von ihrem Beginn an und beschränkt sich nicht auf den letzten die Vollendung unmittelbar herbeiführenden Tätigkeitsakt.[12] Auch, dann wenn nur Teile einer patenten Gesamtvorrichtung hergestellt (oder vertrieben) werden, kann eine unmittelbare Verletzung vorliegen, wenn die Teile erfindungsfunktionell individualisiert sind (aa). Von der Herstellung abzugrenzen ist die erlaubte Reparatur (bb).
AnbietenDas Anbieten eines patentierten Erzeugnisses erfasst alle Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellen.[13] Das Anbieten erfasst neben dem Angebot i.S.d. § 145 BGB auch Werbung und ist unabhängig von der Form, dem Eintritt eines Erfolgs oder dem Vorhandensein des patentierten Erzeugnisses oder dem Willen hierzu. Der Begriff deckt sich mit dem ehemaligen Begriff des „Freihaltens“.[14]
InverkehrbringenDas Inverkehrbringen eines patentierten Erzeugnisses erfordert die Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt.[15] Nicht erforderlich ist die Übertragung von Eigentum oder Rechten. Bei der Durchfuhr der Ware aus dem Ausland in das Ausland, liegt kein Inverkehrbringen vor.[16]
GebrauchJede bestimmungsgemäße Verwendung des patentierten Erzeugnisses stellt ein Gebrauchen i.S.d. § 9 2 Nr. 1 PatG dar.[17] Das Gebrauchen zu privaten Zwecken stellt nach § 11 Nr. 1 PatG keine Patentverletzung dar.
EinfuhrEin patentiertes Erzeugnis wird eingeführt, dass im Inland die tatsächliche Verfügungsgewalt über vom Ausland hierhin gebrachte Erzeugnisse erlangt wird.[18] Wird das patentierte Erzeugnis nur zur Durchfuhr ins Ausland oder fällt die bezweckte Handlung unter § 11 PatG, liegt keine Patentverletzung vor.
BesitzBesitz i.S.d. § 9 2 Nr. 1 PatG erfordert die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Erzeugnis zu einem der Zwecke einer Handlung nach § 9 2 Nr. 1 PatG.[19] Nur der Besitz des patentierten Erzeugnisses führt nicht zu einer Patentverlet-zung. Erforderlich ist der Besitz zum Zwecke einer der anderen Handlungsalternativen.
aa. Herstellung und Vertrieb von Teilen einer patentieren Gesamtvorrichtung

Nach ständiger Rechtsprechung[20] fällt unter den Begriff des Herstellens (aber auch des Vertriebs) nicht nur die gesamte Vorrichtung, sondern auch

  1. Handlungen, mit erkennbarem objektivem Bezug zur geschützten Lehre und
  2. das Herstellen einzelner erfindungsfunktionell individualisierter Teile.[21]

Diese Erweiterung dient dem Ziel, offensichtliche Umgehungsversuche zu erfassen.

  !  

Nicht erfasst sind jedoch Vorbereitungshandlungen, aus denen nicht zugleich ein Ergebnis hervorgeht, das alle Merkmale der Erfindung erfüllt.[22]

bb. Abgrenzung zwischen erlaubter Reparatur und patentverletzender Neuherstellung

Problematisch ist die Abgrenzung zwischen erlaubter Reparatur bzw. Ausbesserung und patentverletzender Wiederherstellung oder Neuherstellung und das Verhältnis zur Erschöpfung.

Nach der Rechtsprechung ist danach zu differenzieren, ob die Handlung nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch als eine Wiederherstellung der Gebrauchs­tüch­tigkeit (erlaubt) oder als Herstellung einer neuen Vorrichtung (patentverletzend) zu sehen ist.[23] Die Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs ist anhand

  1. der Eigenart der patentgeschützten Erfindung,
  2. der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung und
  3. der schutzwürdigen Interessen der Abnehmer am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses.[24]

b. Unmittelbare Verletzung von Verfahrenspatenten

§ 9 2 Nr. 2 PatG regelt die Verletzung von Verfahrenspatenten und beschränkt diese auf das Anwenden und unter bestimmten Umständen auf das Anbieten. Die Verletzung durch das durch das Verfahren hergestellte Erzeugnis regelt § 9 2 Nr. 3 PatG.

§ 9 2 Nr. 2 PatG
Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Ver­fah­rens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;

aa. Anwenden eines Verfahrenspatents

Ein Verfahrenspatent wird angewendet, wenn die im Patentanspruch vorgesehenen Maßnahmen ausgeführt werden.[25]

Hierfür ist erforderlich, dass das Verfahren vollständig angewendet wird, sodass Vorbereitungshandlungen, aber auch die Herstellung von Vorrichtungen, die das Patent ausführen, aber nicht angewendet werden, keine Anwendung des Verfahrenspatents darstellen. Dies gilt nach der Rechtsprechung auf für „Probeläufe“ dieser Vorrichtungen.[26]

bb. Die Anwendung eines Verwendungspatents

Ein sog. Verwendungspatent, somit ein Patent, das die Verwendung einer bekannten Sache zu einem bestimmen Zweck betrifft, ist abweichend von diesen Grundsätzen nach der Rechtsprechung bereits dann angewendet, wenn der Stoff oder die Sache für die Verwendung sinnfällig bzw. augenfällig hergerichtet werden, somit dem Beginn der Verwendung selbst.[27]

cc. Anbieten einer Benutzungserlaubnis für ein Verfahrenspatent

Ein Anbieten i.S.d. § 9 2 Nr. 2 PatG erfordert

  1. das Angebot oder In-Aussicht-Stellen einer Benutzungserlaubnis für das Verfahrenspatent,
  2. im Inland für das Inland und
  3. das Wissen vom Bestehen des Patentschutzes oder einen offensichtlichen Schutz.[28]

c. Unmittelbare Verletzung durch das Erzeugnis eines Verfahrenspatents

Nach § 9 2 Nr. 3 PatG erstreckt sich die Wirkung eines Verfahrenspatents seit der Entscheidung Methylenblau[29] des Reichsgerichts auch auf unmittelbar hergestellte Erzeugnisse.

§ 9 2 Nr. 3 PatG
Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Art. 64 EPÜ | Rechte aus dem Patent 
Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.

aa. Unmittelbar hergestellte Erzeugnisse

Für eine Patentverletzung nach § 9 2 Nr. 3 PatG ist das Vorliegen eines unmittelbar hergestellten Erzeugnisses erforderlich. Hierbei kann es sich um einen körperlichen, aber auch um unkörperliche Gegenstände handeln.[30]

Das Erzeugnis muss unter Anwendung des Verfahrens nach der Verkehrsauffassung hergestellt somit neu geschaffen werden, ein technisches Bedürfnis erfüllen und gewerblich verwertbar sein. Hieraus folgt, dass

  1. ein Erzeugnis, dass ohne Nutzung des patentierten Verfahrens hergestellt wird, nicht erfasst ist,
  2. das Ergebnis einer Reparatur, die nicht als Neuherstellung zu sehen ist, nicht erfasst ist, und
  3. die Veränderung von Eigenschaften bzw. ein Einwirken auf eine Sache durch das patentierte Verfahren nicht erfasst ist, wenn hierdurch nicht ein neues Produkt geschaffen wird.[31]

Das Erzeugnis muss unmittelbar durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, hergestellt werden. Erforderlich ist eine wirtschaftliche Betrachtung mit dem Ziel den patentrechtlichen Schutz nicht „ausufern“ zu lassen.[3]

Der erforderliche Zusammenhang geht zumindest dann verloren, wenn das Erzeugnis

  1. aufgrund Be- oder Weiterverarbeitung seine auf der geschützten Verfahrensanwendung beruhenden Eigenschaften zumindest weitgehend verliert, oder
  2. unselbständiger Teil eines anderen Gegenstands ist oder mit einem solchen vermischt wird, insbesondere wenn hieraus ein neues, selbstständiges Erzeugnis mit eigenständigen Eigenschaften resultiert.[33]
bb. Beweiserleichterung nach § 139 III 1 PatG

Um den Herausforderungen des Beweises, ob ein Erzeugnis mittels eines Verfahrens hergestellt worden ist, entgegenzuwirken, enthält § 139 III 1 PatG eine Beweiserleichterung.

§ 139 III 1 PatG
Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.

Ob ein Erzeugnis neu ist, ist nach dem Maßstab des § 3 PatG zu beurteilen. Insbesondere Erzeugnisse, die vor Eintritt des Schutzes des Verfahrenspatents hergestellt sind, verletzen nicht rückwirkend dieses Patent.[34] Die Gleichheit erfordert, dass alle wesentlichen technischen Merkmale übereinstimmen und keine unerheblichen Abweichungen vorliegen.[35]

Für die Erhebung des Gegenbeweises bzw. der Widerlegung der Vermutung sind nach § 139 III 2 PatG die berechtigten Interessen an der Wahrung von Herstellungs- und Betriebsgeheimnissen zu berücksichtigen.

cc. Handlungsformen

Eine Patentverletzung nach § 9 2 Nr. 3 PatG kann erfolgen, wenn das Erzeugnis angeboten, in den Verkehr ge­bracht, gebraucht oder hierfür eingeführt oder besitzt wird. Diese entsprechen den Handlungsformen nach § 9 2 Nr. 1 PatG.

2. Mittelbare Patentverletzung nach § 10 PatG

Nach § 10 PatG werden auch bestimmte Beihilfehandlungen zu sog. mittelbaren Patentverletzungen erklärt und hierdurch der Schutzbereich des § 9 PatG erweitert, der auch als „Vorfeldschutz“ bezeichnet wird.[36]

§ 10 I PatG 
Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Eine mittelbare Patentverletzung kann in objektive und subjektive Voraussetzungen unterteilt werden und beinhaltet in Absatz 2 eine Ausnahme und hiervon wiederum eine Rückausnahme.

Eine mittelbare Patentverletzung kann nach folgendem Schema geprüft werden

  1. Objektive Voraussetzungen
    1. Angebot oder Lieferung von Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen
    2. an Nichtberechtigte
    3. zur Benutzung im Inland
  2. Subjektive Voraussetzungen: Wissen oder Offensichtlichkeit
  3. Kein Ausschluss nach § 10 II PatG

a. Angebot oder Lieferung von Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen

Ein Mittel bezieht sich dann auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken.[37]

Mit anderen Worten ist ein Mittel erforderlich, das wortsinngemäß oder äquivalent mindestens ein nicht untergeordnetes Merkmal des Patentanspruchs erfüllt.

Dieses Mittel muss angeboten oder geliefert werden. Das Anbieten i.S.d. § 10 I PatG entspricht dem Anbieten nach § 9 2 Nr. 1 PatG.[38]

Ein Mittel wird geliefert, wenn es körperlich und zielgerichtet an einen anderen übergeben wird.[39]

b. Nichtberechtigte i.S.d. § 10 PatG

Erforderlich ist das Angebot oder die Lieferung an einen Nichtberechtigten i.S.d. § 10 PatG. Hierbei handelt es sich um alle Personen, denen der Patentinhaber die Be­nutz­ung der Erfindung nicht erlaubt hat oder denen kein Recht zur Benutzung zusteht.[40] § 10 III PatG erweitert den erfassten Personenkreis:

§ 10 III PatG
Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

Eine besondere Bedeutung in Hinblick auf der Frage, der Berechtigung einer Person, kommt der Erschöpfung zu.

c. Eignung zur Benutzung im Inland

Von § 10 PatG erfasst ist nur das Angebot oder die Lieferung zur Benutzung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich des Patentgesetzes (sog. doppelter Inlandsbezug).[41] Verschiedene Konstellationen können wie folgt zusammengefasst werden:

d. Wissen oder Offensichtlichkeit

Eine mittelbare Patentverletzung erfordert zudem als subjektiven Tatbestand die positive Kenntnis (Wissen) oder die Offensichtlichkeit, dass das Mittel dazu geeignet und bestimmt ist für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der Verwirklichung der Tathandlung.[42]

Der subjektive Tatbestand ist nach der Rechtsprechung bereits dann erfüllt, wenn hinreichend sichere Erwartungen bestehen, das Mittel werde patentverletzend verwendet, sodass neben Vorsatz auch grobe bzw. bewusste Fahrlässigkeit tatbestandsmäßig sind.[43]

e. Ausschluss nach § 10 II PatG

Der Schutzbereich von § 10 I PatG wird durch § 10 II PatG für allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse wie Gegenstände des allgemeinen Bedarfs privater und gewerblicher Abnehmer eingeschränkt.

§ 10 III PatG
Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.

Auf § 10 II PatG findet § 10 III PatG keine Anwendung.[44]

3. Zurechnung einer Patentverletzung & Mehrpersonenverhältnisse

Nach der stRspr. des BGH hat für eine Patentverletzung derjenige einzustehen, der dieses durch eigenes pflichtwidriges (vorsätzliches oder fahrlässiges) Verhalten ermöglicht. Ob und in welchem Umfang ein pflichtwidriges Verhalten vorliegt, ist im Einzelfall nach der Abwägung aller betroffenen Interessen und relevanten rechtlichen Wertungen zu beurteilen.[45]

4. Territoriale Reichweite und Beschränkung

Nach Art. 8 I Rom-II VO ist auf außervertragliche Schuldverhältnisse das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz behauptet wird, sodass auch für aus­ländische Mitwirkung an einer im Inland begangenen Patentverletzung das deutsche Patentrecht anwendbar ist.

III. Rechtswidrigkeit einer Patentverletzung

Der Rechtswidrigkeit der Patentverletzung kann die Zustimmung des Patentinhabers in Rahmen eines Lizenzvertrags oder einer Lizenzbereitschaftserklärung entgegenstehen.

IV. Schranken und Einwendungen

Die Reichweite des Patentschutzes wird nach den §§ 11 ff. PatG und der Rechtsprechung in Form von Schranken und Einwendungen eingeschränkt, darunter

  1. Handlungen nach § 11 Nr. 1 bis 6 PatG,
  2. das Vorbenutzungsrecht nach § 12 I 1 PatG,
  3. die staatliche Benutzungsanordnung nach § 13 PatG,
  4. die Erschöpfung von Patenten,
  5. Zwangslizenzen nach § 24 PatG und der kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und
  6. der sog. Formstein-Einwand.

1. Schranken nach § 11 Nr. 1 bis 6 PatG

§ 11 Nr. 1 bis 6 PatG schränkt die Wirkung eines Patents mit einem Katalog von 8 Schranken ein. Die Wirkung erstreckt sich insbesondere nicht auf

  1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden (Nr. 1)
  2. Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen (Nr. 2), somit keine Versuche mit der Erfindung und
  3. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken auf Grund ärztlicher Ver-ordnung (Nr. 3).

Weitere Schranken gelten bei der Nutzung biologischer Materialien (Nr. 2a), Studien und Versuche für arzneimittelrechtliche Genehmigungen (Nr. 2b), Handlungen an Bord von Schiffen (Nr. 4), im Bau und Betrieb von Luft- oder Landfahrzeugen (Nr. 5, 6).

2. Das Vorbenutzungsrecht nach § 12 I 1 PatG

Das Vorbenutzungsrecht nach § 12 I 1 PatG dient dem Schutz desjenigen, der bereits vor der Patentanmeldung durch einen Dritten die Erfindung in Benutzung genommen und die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat.

§ 12 I PatG 
1Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. 2Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. […]

Das Vorbenutzungsrecht beschränkt sich auf die Nutzung der Erfindung im Rahmen des eigenen Betriebs und kann nach § 12 I 3 PatG nur mit diesem vererbt oder veräußert werden.

Besonderheiten gelten nach § 12 I 4 PatG, wenn der Anmelder die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und seine Rechte vorgehalten hat und nach § 12 II PatG, wenn dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zusteht.

3. Die Benutzungsanordnung nach § 13 PatG

Die Wirkung des Patents kann aufgrund Verwaltungsaktes im Interesse der Wohlfahrt (§ 13 I 1 PatG) oder der Sicherheit des Bundes (§ 13 I 2 PatG) eingeschränkt werden.

§ 13 I PatG
1Die Wirkung des Patents tritt insoweit nicht ein, als die Bundesregierung anordnet, daß die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. 2Sie erstreckt sich ferner nicht auf eine Benutzung der Erfindung, die im Interesse der Sicherheit des Bundes von der zuständigen obersten Bundesbehörde oder in deren Auftrag von einer nachgeordneten Stelle angeordnet wird.

Dem Patentinhaber steht nach § 13 III 1 PatG gegen den Bund ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu.

4. Die Erschöpfung von Patenten

Die Rechte aus einem Patent „erschöpfen“ sich auf Handlungen, die vorgenommen werden, bevor das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der europäischen Union in den Verkehr gebracht wurde, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen. Ansprüche des Patentinhabers nach der Erschöpfung bestehen nicht mehr in Hinblick auf das konkrete Erzeugnis. Eine Erschöpfung von Verfahrenspatenten ist daher nicht möglich.

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Die Erschöpfung ist nicht im deutschen Patentrecht geregelt, unionsrechtlich dahingegen in Art. 6 der VO 1257/2012 und Art. 29 EPGÜ.

Die Beweislast trägt derjenige, der sich auf die Erschöpfung beruft.[46]

Die Erschöpfung erfordert

  1. das Inverkehrbringen in Form des Übergangs der Verfügungsgewalt
  2. mit Zustimmung des Patentinhabers oder mit seiner Zustimmung (z.B. Lizenz)
  3. innerhalb der EU bzw. der EWR.

Die Erschöpfung erstreckt sich darauf, das Exemplar bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern und hierzu an Dritte anzubieten. Zudem kann die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zugleich die Zustimmung zum Inverkehrbringen einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung zu werten sein, wenn dies die einzige wirtschaftlich sinnvolle Verwendung darstellt.[46a]

Während der bestimmungsgemäße Gebrauch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit erfasst, ist hiervon die patentverletzende Neuherstellung abzugrenzen. Hierbei sind zu berücksichtigen

  1. ob die ergriffenen Maßnahmen die Identität des bereits in Verkehr gebrachten konkreten Exemplars eines patentgemäßen Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen Exemplars des patentgemäßen Erzeugnisses gleichkommen,
  2. insbesondere, in welchem Teil sich die technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt,
  3. die schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung des Patents,
  4. die Interessen des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses und
  5. die Verkehrsauffassung.[47]

5. Zwangslizenzen nach § 24 PatG und der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand

a. Zwangslizenzen nach § 24 PatG

Für nationale Patente kann nach § 24 PatG durch Urteil des Nichtigkeitssenats des BPatG (§ 66 I Nr. 2 PatG) ein Zwangspatent erteilt werden.

§ 24 I PatG  
Die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt (Zwangslizenz), sofern

  1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und
  2. das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

Eine Zwangslizenz kann nur nach der Erteilung des Patents erteilt werden (§ 24 VI 1 PatG). Umfang und Dauer sind auf den Zweck der Gestattung bezweckt (§ 24 VI 3 PatG) und eine Einschränkung oder Bedingung ist möglich (§ 24 VI 2 PatG). Besonderheiten für abhängige Patente, für Sortenschutzrechte, Erfindungen auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie, zur Sicherstellung der Versorgung des Inlandsmarkts und die Übertragung regelt § 24 II – V, VII PatG.

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Eine internationale oder unionsrechtliche Zwangslizenz besteht nicht.

b. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

In der Ausübung eines Patents kann der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung liegen, wobei gerade durch das Patent eine marktbeherrschende Stell­ung ent­stehen oder sich verfestigen kann, wie insbesondere bei standard-essenziellen Patenten (SEPs).

Ein Missbrauch kommt hierbei insbesondere in drei Konstellationen in Betracht:

  1. Verletzung von FRAND-Verpflichtung, somit keine Zusage von Lizenzen zu fair, resonable and non-discrimatory terms,
  2. Diskriminierung von Lizenzsuchern ohne einen rechtfertigenden Grund und
  3. nicht gerechtfertigte Weigerung der Erteilung einer Lizenz erforderlich für die Tätigkeit auf einem abgeleiteten Markt, somit einem Markt, auf dem der Patentinhaber selbst nicht tätig ist.

c. Verstoß gegen Treu und Glauben

BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard
Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Patent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Klagepatent zusteht, missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss.

6. Der Formstein-Einwand

Zuletzt kann der Einwand erhoben werden, „die angegriffene und als angeblich äquivalente Benutzung in Anspruch genommene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.“[48]

Nachweise

[1] Z.B. BGH GRUR 2002, 511 (512, unter III.2.a) – Kunststoffrohrteil m.w.N.

[2] Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage 2020, § 3 Rn. 3 m.w.N.

[3] Z.B. BGH GRUR 2015, 875 (876, Rn. 16) – Rotorelemente m.w.N.

[4] BeckOK PatR/Loth, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 14 Rn. 2 m.w.N.

[5] Z.B. BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube.

[5a] Vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2023, 237 – Waffenverschlusssystem II.

[6] vgl. Schulte/Rinken/Kühnen, PatG, 9. Aufl., § 14 Rn. 26; bestätigt in BGH GRUR 2016, 1031 (1033, Rn. 15) – Wärmetauscher.

[7] Ausführlich BeckOK PatR/Loth, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 14 Rn. 142 ff.

[8] Ausführlich BeckOK PatR/Loth, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 14 Rn. 397 ff.

[9] BeckOK PatR/Loth, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 14 Rn. 418 m.w.N.

[10] Z.B. BGH GRUR 2001, 511 (514, unter IV.2.a)aa)) – Kunststoffrohrteil.

[11] Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 9 Rn. 1.

[12] BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 9 Rn. 27 ff.; Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 9 Rn. 27, jeweils m.w.N.

[13] BGH GRUR 2006, 927 (928, Rn. 14) = NJW-RR 2006, 1415 – Kunststoffbügel.

[14] Grundlegend Ann, PatenR § 33 Rn. 111 ff.; Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 9 Rn. 41; BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 9 Rn. 39 ff.

[15] Ann, PatenR, 8. Auflage 2022, § 33 Rn. 101.

[16] Vgl. zur Durchfuhr bereits BGH GRUR 1957, 231 – Taeschner.

[17] Ausführlich BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 9 Rn. 47 ff.

[18] Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 9 Rn. 47.

[19] BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 9 Rn. 51.

[20] Vgl. bereits RG, Urt. v. 18.09.1897 – Rep. I 98/97 = RGZ 40, 78 (79) und BGH GRUR 1951, 452 (454).

[21] Hierzu und zur Kritik BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 9 Rn. 27 ff.

[22] Ann, PatenR, 8. Auflage 2022, § 33 Rn. 58.

[23] Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 9 Rn. 31 ff.

[24] Z.B. BGH GRUR 2007, 769 (772, Rn. 27) – Pipettensystem.

[25] Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 9 Rn. 49.

[26] Ausführlich Ann, PatenR, 8. Auflage 2022, § 33 Rn. 138 ff.; Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 9 Rn. 60.

[27] Vgl. BGH GRUR 1992, 305 (307, unter II.4.a) – Heliumeinspeisung.

[28] Ann, PatenR, 8. Auflage 2022, § 33 Rn. 145 ff.; Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 9 Rn. 51 f.

[29] RG, 14.03.1888 – Rep. I. 389/87 = RGZ 22, 8 – Methylenblau.

[30] Z.B BGH GRUR 2017, 261 (263, Rn. 21) – Rezeptortyrosinkinase II, wonach dies „nur dann der Fall [ist], wenn sie sachlich-technische Eigenschaften aufweist, die ihr durch das Verfahren aufgeprägt worden sind“.

[31] Vgl. hierzu und zu den nachfolgenden Beispielen Ann, PatenR, 8. Auflage 2022, § 33 Rn. 168 ff.; BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 9 Rn. 64; jeweils m.w.N.

[32] Vgl. BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 9 Rn. 65 m.w.N.

[33] Ausführlich und kritisch Ann, PatenR, 8. Auflage 2022, § 33 Rn. 177 ff.

[34] Vgl. bereits BGH GRUR 1951, 314 – Motorblock.

[35] Ann, PatenR, 8. Auflage 2022, § 33 Rn. 200 ff.

[36] BeckOK PatR/Ensthaler, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 10 Rn. 1.

[37] StRspr. BGH GRUR 2004, 758 (760, unter II.2.b) – Flügelradzähler, BGH GRUR 2005, 848 (849, unter I.1) – Antriebsscheibenaufzug; zuletzt z.B. BGH GRUR 2023, 47 (49, Rn. 33) – Scheibenbremse II.

[38] So zumindest OLG Karlsruhe GRUR 2014, 59 (62, unter II.C.2.b.1) – MP2-Geräte.

[39] Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 10 Rn. 13; Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage 2020, § 12 Rn. 130.

[40] Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 10 Rn. 17.

[41] Ausführlich und m.w.N. hierzu und den nachfolgenden Möglichkeiten Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 10 Rn. 14.

[42] BGH GRUR 2005, 848 (851, unter III.1.a) – Antriebsscheibenaufzug,

[43] BGH GRUR 2006, 228 – Deckenheizung; BGH GRUR 2001, 228 (232, unter III.2.c.cc) – Luftheizgerät.

[44] Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 10 Rn. 23.

[45] Z.B. BGH GRUR 2017, 785 (788, Rn. 52 f.) – Abdichtsystem.

[46] BGH GRUR 2000, 299 – Karate.

[46a] Vgl. BGH GRUR 2023, 474 – CQI-Bericht II; auch Grundlage des nachfolgenden Beispiels.

[47] BGH GRUR 2023, 47 (50, Rn. 41 ff.) – Scheibenbremse II m.w.N.

[48] BGH GRUR 1986, 803 (805 f., unter I.6.a) – Formstein.

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