B. Schutzvoraussetzungen und das Entstehen von Marken nach § 4 Nr. 1, 2 MarkenG und Unionsmarken

Eine Marke kann sowohl durch Eintragung (Registermarke) als auch durch Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke) erworben werden. Grundvoraussetzung markenrechtlichen Schutzes ist die abstrakte Markenfähigkeit. Die weiteren Schutzvoraussetzungen divergieren zwischen nationalen Registermarken, unionsrechtlichen Registermarken und nationalen Benutzungsmarken. Eine unionsrechtliche Benutzungsmarke besteht nicht.

I. Die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG bzw. Art. 4 lit. a, 7 I lit. e UMV

Nach § 3 I MarkenG, Art. 4 lit. a UMV können alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

1. Das Vorliegen eines Zeichens / die Zeichenfähigkeit

Grundvoraussetzung ist das Vorliegen eines Zeichens.

Hervorzuheben ist, dass die Zeichenfähigkeit sich nicht auf die Wahrnehmbarkeit durch den Sehsinn beschränkt, sondern auch die Wahrnehmbarkeit durch andere Sinne wie dem Tastsinn die Zeichenfähigkeit begründen können.^[2] Abstrakte Ideen oder Konzepte, die nicht als ein konkretes Zeichen dargestellt werden, erfüllen nicht die Zeichenfähigkeit und sind von Grund auf nicht markenfähig.^[3] Dies ist bereits dann der Fall, wenn das Zeichen oder ein Merkmal davon wie z.B. die Umgebungsfläche unbestimmt ist.^[4]

Sowohl § 3 I MarkenG als auch Art. 4 lit. a UMV enthält zum Teil wörtlich eine nicht abschließende Auflistung verschiedener Arten von Zeichen:

Eine genaue Abgrenzung zwischen verschiedenen Formen von Marken ist nicht erforderlich – schadet aber auch nicht.

2. Die abstrakte Unterscheidungseignung / Unterscheidungskraft

Zweite Voraussetzung der abstrakten Markenfähigkeit ist die sog. abstrakte Unterscheidungseignung bzw. Unterscheidungskraft. Hierfür muss das Zeichen in der Lage sein, die kommerzielle Quelle des gekennzeichneten Leistungsangebots zu identifizieren und die Unterscheidung der kommerziellen Herkunft zu anderen zu gewährleisten.^[3] Es muss dabei in einem beliebigen, theoretisch vorstellbaren Fall zur Unterscheidung geeignet sein.

3. Der Ausschluss nach § 3 II Nr. 1 – 3 MarkenG bzw. Art. 7 I lit. e UMV

Der abstrakten Markenfähigkeit kann der Ausschluss nach § 3 II Nr. 1 – 3 MarkenG bzw. Art. 7 I lit. e UMV entgegenstehen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass bedingte, erforderliche oder wertverleihende Merkmale einer Ware nicht dem zeitlich unbegrenzten Schutzrecht unterliegen und eine Exklusivität von Produkten herbeiführen können. § 3 II Nr. 1 – 3 MarkenG und Art. 7 I lit. e UMV dient daher sowohl der Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs als auch der Abgrenzung des Markenrechts zu anderen geistigen Eigentümern.^[5]

Anknüpfungspunkt der Beurteilung sind hierbei die wesentlichen Merkmale. Dabei ist auf die konkrete Verwendung abzustellen, sodass eigentlich ein konkreter Schutzausschließungsgrund vorliegt.^[6] Geringfügige Merkmale, die den Gesamteindruck nicht prägen, sind nicht zu berücksichtigen.^[7]

a. Merkmale, die durch die Art der Ware bedingt sind

Nach der weiten Auslegung des EuGH ist der Ausschluss nach § 3 II Nr. 1 MarkenG, Art. 7 I lit. e Ziff. i UMV auch anwendbar auf ein Zeichen, „das ausschließlich aus der Form einer Ware besteht, die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweist, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht“.^[8] Die Herausforderungen dieser Auslegung zeigt folgendes

b. Merkmale, die für eine technische Wirkung erforderlich sind

In Abgrenzung zum Schutzbereich des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes und um eine dauerhafte Monopolisierung zu verhindern, ist die abstrakte Marktfähigkeit ausgeschlossen, wenn ein Zeichen ausschließlich aus Formen und charakteristischen Merkmalen besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind. Unerheblich ist hierbei die Art der technischen Wirkung und das Vorliegen von Gestaltungsalternativen, die die gleiche technische Wirkung erreichen.^[11]

c. Merkmale, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen

Der Ausschluss nach § 3 II Nr. 3 MarkenG, Art. 7 I lit. e Ziff. iii UMV dient dazu zu verhindern, dass Merkmale, die urheberrechtlichen oder designrechtlichen Schutz unterliegen und einer Ware ausschließlich ihren wesentlichen Wert verleihen, durch einen kennzeichenrechtlichen Schutz die Schranken der anderen Schutzrechte unterlaufen. Hierbei kann jedoch nicht aus dem bestehenden eines design- oder urheberrechtlichen Schutzes auf einen Ausschluss gefolgert werden bzw. dies als Indiz gewertet werden kann.

d. Kein Ausschluss bei teilweisen Ausschlussgründen

Die abstrakte Markenfähigkeit wird nach der Rechtsprechung nicht ausgeschlossen, wenn ein Zeichen mehrere der Ausschlussgründe teilweise erfüllt. Auch dann, wenn alle charakteristischen Merkmale in der „Summe“ die Ausschlussgründe erfüllen, ist die abstrakten Markenfähigkeit gegeben, da sich nach der Rechtsprechung sämtliche Merkmale auf einen der Ausschlussgründe beziehen müssen.^[13]

II. Materielle Schutzvoraussetzungen von Registermarken

Dem Schutz von Registermarken können absolute und relative Schutzhindernisse entgegenstehen. Während die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 I, II MarkenG bzw. Art. 7 UMV bereits der Registrierung der Marken entgegenstehen, müssen relative Schutzhindernisse nach §§ 9 bis 13 MarkenG bzw. Art. 8 UMV mit Ausnahme des § 10 MarkenG im Rahmen eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahren vorgebracht werden und werden nicht von Amts wegen geprüft.

1. Absolute Schutzhindernisse und die Überwindung von Eintragungshindernissen

Bei der Prüfung von absoluten Schutzhindernissen muss differenziert werden zwischen

1. der eindeutigen und klaren Bestimmbarkeit nach § 8 I MarkenG, Art. 7 I lit. a UVM i.V.m. Art. 4 lit. b UMV),
2. Schutzhindernissen nach § 8 II Nr. 1 – 14 MarkenG, Art. 7 I lit. b – d, f – m UMV und
3. der Überwindung von Hindernissen des § 8 II Nr. 1 – 3 nach § 8 III MarkenG und der Hindernisse des Art. 7 I lit. b – d UMV nach Art. 7 III UMV.

a. Die eindeutige und klare Bestimmbarkeit nach § 8 I MarkenG und Art. 7 I lit. a UMV i.V.m. Art. 4 lit. b UMV

Als Registermarke schutzfähig bzw. eintragungsfähig sind ausschließlich Zeichen, die eindeutig und klar bestimmt werden können.

Nach den sog. Sieckmann-Kriterien des EuGH muss die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugängig, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.^[14]

Während die Bestimmbarkeit von Wort-, Bild- und 3D-Marken in der Regel durch Eintragung des Wortes, Bildes oder der Abbildung der Form unproblematisch ist, ist die Eintragung von Hörzeichen, Geruchs- und Geschmacksmarken sowie von abstrakten Farbmarken zu problematisieren.

Bei Hörzeichen, auch bezeichnet als Klangmarken kann die klare und eindeutige Bestimmbarkeit in Form von der Notenschrift oder als Darstellung auf einem Datenträger erreicht werden.

Dahingegen können Geruchs- und Geschmacksmarken, auch bezeichnet als Riechzeichen nicht eingetragen werden. Weder die grafische Darstellung der chemischen Formel, die Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Duftprobe, noch eine Kombination dieser ist nach dem EuGH eindeutig und klar bestimmt.^[15]

Bei abstrakten Farbmarken ist die eindeutige Angabe der Farbe im einem international anerkannten Kennzeichnungscode erforderlich – aber auch ausreichend. Farbkombinationen sind eindeutig bestimmt, wenn den einzelnen Farben eine systematische Anordnung hinzugefügt ist, in der die Farben verbunden sind.^[16]

b. Absolute Schutzhindernisse nach § 8 II Nr. 1 – 14 MarkenG und Art. 7 I lit. b – d, f – m UMV

Im Interesse von Mitbewerbern, Abnehmern und der Allgemeinheit, werden nach § 8 II Nr. 1 – 14 MarkenG und Art. 7 I lit. b – d, f – m UMV absolute Schutzhindernisse. Bei der Beurteilung der Schutzhindernisse sind zwischen den verschiedenen Produktarten der Klassen, für die Schutz beansprucht wird, zu differenzieren. Die Differenzierung zwischen den verschiedenen Schutzhindernissen ist nicht immer trennscharf möglich.

Im Rahmen der Beurteilung der absoluten Schutz- bzw. Eintragungshindernisse ist jeweils der angesprochen und somit maßgebliche Verkehr zu ermitteln. Die Schutzhindernisse können einer Marke bereits dann entgegengehalten werden, wenn sie nur in Bezug auf einen nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise vorliegen.^[17a] Bei Marken, denen in einer von einem nicht unerheblichen Teil des angesprochenen Verkehrskreises gesprochenen Sprache eine Bedeutung zukommt, kann zwischen Verkehrskreisen, die dieser fähig oder nicht fähig sind, differenziert werden.

aa. Fehlende (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG und Art. 7 I lit. b UMV

Nach § 8 II Nr. 1 MarkenG und Art. 7 I lit. b UMV sind Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossenen.

Nach der (zum Teil kritisierten) Rechtsprechung schützt § 8 II Nr. 1 MarkenG und Art. 7 I lit.b UMV die Herkunftsfunktion einer Marke und dient Allgemeininteressen.^[19] Da das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft erforderlich ist, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, wobei sämtliche wahrscheinliche und branchenüblich praktisch bedeutsame Verwendungsart zu beurteilen ist.^[20]

Wortzeichen besitzen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen der angesprochene Verkehr einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder diese nicht als Unterscheidungsmittel versteht.

Bei dem Namen oder bei Abbildungen von bekannten Bauwerken, Kunstwerken und realen (lebendigen oder verstorbenen) und fiktiven Personen bzw. Figuren ist danach zu differenzieren, welche Bedeutung der angesprochene Verkehrskreis dem zuweist. Sieht der Verkehr das Zeichen nicht als Produktkennzeichen an, fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft, nicht jedoch daraus, dass es sich um ein bedeutendes Kulturgut handelt.

Bei Abkürzungen eines Fachbegriffs ist zudem zu ermitteln, ob ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Abkürzung und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen besteht, welcher sich daraus ergeben kann, wenn die Abkürzung des Fachbegriffs für ein Verfahren mit der Herstellung, Ausstattung oder Funktion der Waren und Dienstleistungen zusammenhängt.^[27]

Bei der Beurteilung von abstrakten Farbmarken ist kein strengerer Maßstab anzulegen, jedoch davon auszugehen, dass diese im Allgemeinen fehlt. Nur dann, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Annahme einer Unterscheidungskraft rechtfertigen, insbesondere eine Verkehrsdurchsetzung oder spezifische Besonderheiten des Marktes ist nicht von der fehlenden Unterscheidungskraft auszugehen. Eine Farbe stellt grundsätzlich ein Gestaltungsmittel und nicht die Kennzeichnung der Herkunft einer Ware oder Dienstleistung dar.^[28]

Einer dreidimensionalen Marke, die in der Form einer Ware besteht, kommt nur dann Unterscheidungskraft zu, wenn sie von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht, da Verbraucher in der Reel aus der Form einer Ware nicht auf ihre betriebliche Herkunft schließen.^[28a]

Bei der Kombination mehrerer Merkmale bzw. Zeichen ist der Gesamteindruck ausschlaggebend. Auch dann, wenn den einzelnen Einzelbestandteilen die Unterscheidungskraft fehlt, können die Ausgestaltung und Anordnung – nicht dahingegen die jeweiligen Einzelbestandteile – eine Unterscheidungskraft erlangen.^[29]

bb. Beschreibende Angaben i.S.d. § 8 II Nr. 2 MarkenG und Art. 7 I lit. c UMV

Nach § 8 II Nr. 2 MarkenG und Art. 7 I lit. c UMV sind Marken, „die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können“ von der Eintragung ausgeschlossen.

Dieses Schutzhindernis dient nach dem EuGH den Interessen und dem Schutz von Mitbewerbern und kann parallel zum Schutzhindernis nach § 8 II Nr. 1 MarkenG und Art. 7 I lit. b UMV vorliegen.

Erfasst sind insbesondere

1. Beschaffenheitsangaben,
2. geografische Angaben und
3. Namen und Abbildungen bekannter Bauwerke, Kunstwerke, Personen und Figuren.

Besonderheiten gelten für Marken, die die Form einer Ware betreffen, die nur dann als beschreibend eingestuft werden, wenn

1. es an einer erheblichen Abweichung vom bekannten Formenschatz fehlt, das Zeichen also nur eine dem Verkehr geläufige Form identisch oder im Wesentlichen ähnlich wiedergibt, oder
2. besondere Voraussetzungen vorliegen, die – ungeachtet gegebener Unterscheidungskraft – ein Freihaltebedürfnis an der betreffenden Form begründen.^[29a]

Ein solches Freihaltebedürfnis kann sich insbesondere aus einer potenziellen Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ergeben, wenn ausreichend Anhaltspunkte vorliegen, die eine realitätsbezogene Prognose ermöglichen.^[29b]

cc. Die bösgläubige Anmeldung nach § 8 II Nr. 14 MarkenG

Nach § 8 II Nr. 14 MarkenG ist eine Marke, die bösgläubig angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen. Eine entsprechende Regelung besteht nicht für Unionsmarken.

Hierfür sind die Ziele und Motive des Anmelders umfassend zu würdigen. Eine Bösgläubigkeit kann insbesondere vorliegen, wenn

1. in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und / oder Dienstleistungen mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes oder Sperrung des Gebrauchs angemeldet wird,^[31]
2. die mit der Eintragung verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird,^[32] beispielsweise wenn die Anmeldung der Erlangung eines Druckmittels dient,^[32a]
3. die Marke – auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten – zu einem anderen, nicht der Funktion der Marke gehörenden Zweck verschafft wird,^[33] wozu insbesondere Spekulationsmarken oder Anmeldungen ohne Benutzungswillen gehören können, oder
4. eine weitgehend identische Marke vor oder nach Ablauf der Benutzungsschonfrist angemeldet wird (sog. Wiederholungsmarke) und zusätzliche Unlauterkeitsmerkmale vorliegen.^[34]

Legitime Interessen des Anmelders können sich insbesondere aus vorausgehenden Rechtsstreitigkeiten und einem „Absicherungsinteresse“ ergeben, während die Behauptung oder der Nachweis einer Benutzungsabsicht allein der Annahme der Bösgläubigkeit nicht entgegensteht.^[35]

dd. Weitere absolute Schutzhindernisse

Daneben sind nach § 8 II Nr. 4 – 13 MarkenG und Art. 7 I lit. d, f – m UMV Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die

1. zur Bezeichnung üblich geworden sind,
2. zur Täuschung geeignet sind,
3. gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen,
4. staatliche Hoheitszeichen oder Wappen, amtliche Prüf- oder Gewährzeichen oder Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten und
5. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann.

ee. Besonderheiten der Zurückweisung der Eintragung einer Unionsmarke wegen absoluten Schutzhindernissen

Nach Art. 42 II UMV kann die Anmeldung einer nach Art. 7 UMV vollständig oder teilweise von der Eintragung ausgeschlossen Marke nur zurückgewiesen werden, wenn „dem Anmelder zuvor Gelegenheit gegeben worden ist, die Anmeldung zurückzunehmen, zu ändern oder eine Stellungnahme einzureichen“. Nur dann, wenn der Anmelder die Hindernisse nicht beseitigt, insbesondere nicht durch Überwindung (vgl. B.II.1.c), weist das Amt nach Art. 42 II 3 UMV die Eintragung zurück.

Daneben ist bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse zu berücksichtigen, dass diese nach Art. 7 II UMV bereits Anwendung finden, wenn sie für einen Teil der Union vorliegen.

c. Überwindung von Schutzhindernissen nach § 8 III MarkenG und Art. 7 III UMV

Erlangt ein Zeichen Verkehrsdurchsetzung können die absoluten Schutzhindernisse des § 8 II Nr. 1 – 3 MarkenG und Art. 7 I lit. b – d UMV nach § 8 III MarkenG bzw. Art. 7 III UMV „überwunden“ werden bzw. finden dann keine Anwendung.

Die Verkehrsdurchsetzung ist anhand einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Marktanteile, Intensität, Dauer und geografischen Verbreitung der Benutzung und des Werbeaufwandes des Unternehmens festzustellen.^[37] Dies ist in der Regel der Fall, wenn mindestens 50 % der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen als betriebliches Herkunftszeichen erkennen.^[38] Dahingegen nicht zu berücksichtigen ist das Freihaltungsinteresse Dritter.^[39]

Besteht nur für einen Teil der Union Verkehrsdurchsetzung, können absolute Schutzhindernisse auch nur für diesen überwunden werden. Entsprechend ist die Eintragung eines Zeichens ausgeschlossen, wenn für einen Teil der Union ein absolutes Schutzhindernis nicht überwunden werden kann.

2. Relative Schutzhindernisse nach §§ 9 – 13 MarkenG und Art. 8 UMV

Die relativen Schutzhindernisse nach §§ 9 – 13 MarkenG müssen – mit Ausnahme von notorisch bekannte Marken nach § 10 MarkenG – im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren (vgl. IP-07.D – H) vorgebracht werden und werden im Rahmen der Eintragung nicht von Amts wegen geprüft. Auch im Rahmen der Beurteilung der relativen Schutzhindernisse ist es ausreichend, wenn diese für einen nicht unerheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise besteht.^[41]

Nach den §§ 9 – 13 MarkenG und Art. 8, 60 II UMV kann dem Schutz eines Kennzeichens entgegenstehen die

1. Kollision mit älteren Marken nach § 9 MarkenG und Art. 8 I, V UMV,
2. Kollision mit notorisch bekannten Marken nach § 10 MarkenG und Art. 8 II lit. c UMV,
3. Kollision mit Benutzungsmarken oder geschäftlichen Bezeichnungen nach § 12 MarkenG und Art. 8 IV UMV,
4. Kollision mit sonstigen, älteren Rechten nach § 13 MarkenG.

Daneben kann eine Eintragung nach § 11 MarkenG und Art. 8 III UMV gelöscht werden, wenn ein Agent oder Vertreter diese ohne Zustimmung auf eigenem Namen angemeldet hat.

a. Kollision mit älteren Marken nach § 9 MarkenG und Art. 8 I, V UMV

→ Hauptartikel:  IP-06.D.5. Zuordnung zu einem Kollisionstatbe-stand nach § 14 II MarkenG und Art. 9 II UMV

Nach § 9 MarkenG und Art. 8 I, V UMV werden Marken von Eintragung ausgeschlossen, wenn mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke

1. identisch sind,
2. Verwechslungsgefahr begründen oder
3. die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.

b. Kollision mit notorisch bekannten Marken nach § 10 MarkenG und Art. 8 II lit. c UMV

Nach § 10 I MarkenG und Art. 8 II lit. c UMV sind auch notirisch bekannte Marken i.S.d. Art. 6^bis der Pariser Verbandsübereinkunft von der Eintragung ausgeschlossen, sofern die Voraussetzungen des § 9 I Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG bzw. Art. 8 I, V UMV vorliegen.

c. Kollision mit Benutzungsmarken oder geschäftlichen Bezeichnungen nach § 12 MarkenG und Art. 8 IV UMV

Neben älteren und notorisch bekannten Marken, können auch durch Eintragung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen mit einem älteren Zeitrang einer jüngeren Marke entgegenstehen, wenn sie

1. im geschäftlichen Verkehr benutzt wird
2. von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist,
3. das Recht (nach dem Recht des Mitgliedstaats) vor der Anmeldung der Marke mit dem jüngeren Zeitrang erworben wurde und
4. sie ihrem Inhaber das Recht verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.^[42]

d. Kollision mit sonstigen, älteren Rechten nach § 13 MarkenG und Art. 60 II UMV

Zuletzt kann die Eintragung gelöscht werden, wenn ein anderes bzw. sonstiges älteres Recht besteht und den Inhaber berechtigt, die Eintragung zu untersagen. Eine nicht abschließende Aufzählung enthält

Zu den sonstigen Rechten zählt auch das postmortale Persönlichkeitsrecht.^[43]

III. Materielle Schutzvoraussetzungen von Benutzungsmarke und notorisch bekannten Marken

Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG und notorisch bekannte Marken nach § 4 Nr. 3 MarkenG stehen hinsichtlich ihrer Wirkung eingetragenen Marken gleich und müssen abstrakt Markenfähig sein. Schutz erlangen sie durch (1) Benutzung und Verkehrsgeltung für Benutzungsmarken sowie (2) notorischer Bekanntheit für notorisch bekannte Marken.

1. Benutzung und Verkehrsgeltung von Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG

Eine Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt Schutz, wenn sie benutzt wird und Verkehrsgeltung erlangt hat.

Grundvoraussetzung ist die markenmäßige Benutzung des Zeichens im inländischen geschäftlichen Verkehr.^[44]

Hiervon zu unterscheiden ist die in § 8 III MarkenG geforderte Verkehrsdurchsetzung, für die erforderlich ist, dass ein erheblicher Teil das benutzte Zeichen als Herkunftshinweis versteht. (vgl. IP-06.B.II.1.c). An die Verkehrsgeltung sind weniger strenge Anforderungen zu stellen.

Ob Verkehrsgeltung besteht, ist zu beurteilen unter Berücksichtigung

1. des Bekanntheitsgrades,
2. der Unterscheidungskraft und
3. des Grades des Freihaltebedürfnisses.

Für die Beurteilung der Verkehrsgeltung können insbesondere Verkehrsbefragungen durchgeführt werden und von Verkehrsgeltung kann in dem Regal ausgegangen werden, wenn auch Verkehrsdurchsetzung vorläge, somit mehr als 50 % der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen als betriebliches Herkunftszeichen erkennen

2. Die notorische Bekanntheit von Marken und ihr Schutz nach § 4 Nr. 3 MarkenG

Auch dann, wenn eine Marke im Inland nicht benutzt wird, kann sie nach § 4 Nr. 3 MarkenG Schutz erlangen, wenn ihr eine besondere hohe Bekanntheit zukommt.

IV. Formelle Schutzvoraussetzungen & Eintragungsverfahren für Marken nach § 4 Nr. 1 MarkenG und Unionsmarken

Ein Zeichen kann durch seine Eintragung beim DPMA bzw. EUIPO kennzeichenrechtlichen Schutz als Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG bzw. als Unionsmarke Schutz erlangen.

Grundlage der Eintragung eines Zeichens ist dessen Anmeldung, die jeder vornehmen kann, der Inhaber einer Marke sein kann, somit nach § 7 MarkenG jede natürliche und juristische Person sowie teilrechtsfähige Personengesellschaften. Die Anmeldung muss nach § 32 MarkenG i.V.m. der MarkenV und Art. 31 UMV insbesondere enthalten

1. einen Antrag auf Eintragungen,
2. Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen,
3. eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 I MarkenG unterfällt bzw. den Erfordernissen des Art. 4 lit. b UMV genügt, und
4. ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, wofür Waren und Dienstleistungen in die 45 Klassen des Nizzaer Klassifikationsabkommens eingeteilt werden.

Im Rahmen der Anmeldung kann unter Umständen die Priorität einer anderen Markenanmeldung in Anspruch genommen werden.

Im Rahmen der hierauf folgenden Prüfung der Anmeldung wird geprüft

1. ob die Anmeldung den Anmeldeerfordernissen genügt (§ 36 MarkenG, Art. 41 UMV) und
2. ob der Anmeldung absolute Eintragungshindernisse (und § 10 MarkenG) entgegenstehen (§ 37 MarkenG, Art. 42 UMV).

Ist die Anmeldung nicht zurückzuweisen, wird die Mar­ke nach § 41 MarkenG und Art. 44 UMV in das Register eingetragen und veröffentlicht. Für Unionsmarken kann zudem nach Art. 43 UMV ein Recherchebericht beantragt werden.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung kann die Erinnerung (§ 64 MarkenG) oder Beschwerde (§ 66 ff. MarkenG, Art. 66 ff. UMV) eingelegt werden.

Gegen die Eintragung einer nationalen Marke kann innerhalb von drei Monaten ein Widerspruch (§ 42 MarkenG) erhoben werden, während die Unionsmarke erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingetragen wird. Gegen die Widerspruchsentscheidung kann nach § 66 MarkenG die Beschwerde eingelegt werden. Das BPatG kann die Rechtsbeschwerde zum BGH nach § 83 MarkenG zulassen.

Nachweise

[1] Vgl. BGH GRUR 2007, 148 (149, Rn. 12) – Tastmarke.

[2] BGH GRUR 2007, 148 (149, Rn. 12) – Tastmarke, wobei im konkreten Fall (vgl. Rn. 10) die Eintragung den Anforderungen „im Hinblick auf die grafische Darstellung i. S. von § 8 Abs. 1 MarkenG und die Bestimmtheit des Schutzgegenstands“ nicht genügte.

[3] BeckOK MarkenR/Kur, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG § 3 Rn. 13.

[4] Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 3 Rn. 10.

[5] Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG § 3 Rn. 60 f.

[5a] BGH GRUR 2021, 1199 (1201 f., Rn. 20 – 31) – Goldhase III.

[6] Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 3 Rn. 34, wo § 3 II MarkenG als ein „Fremdkörper“ bezeichnet wird.

[7] Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 3 Rn. 41.

[8] EUGH GRUR 2014, 1097 (1098, Rn. 27) – Hauck/Stokke ua.

[9] BPatG GRUR 2017, 275 (279, unter 2.3.1) – Quadratische Schokoladenverpackung.

[10] BGH GRUR 2018, 404 (410, Rn. 60, 69) – Quadratische Tafelschokoladenverpackung.

[11] Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 3 Rn. 50 m.w.N.

[12] Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG § 3 Rn. 88; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 3 Rn. 47; EuGH GRUR 2020, 631 (634, Rn. 49 ff.) – Gömböc Kft./Amt; jeweils m.w.N.

[13] Vgl. EuGH GRUR 2015, 1198 – Nestlé/Cadbury [Kit Kat], wonach „zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein“ muss.

[14] EuGH GRUR 2003, 145 (148, Rn. 55) – Sieckmann.

[15] EuGH GRUR 2003, 145 (149, Rn. 73)– Sieckmann.

[16] Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG § 8 Rn. 21 m.w.N.

[17] Die genaue farbliche Darstellung hängt insbesondere von Bildschirm- und Druckereinstellungen ab, Veränderungen zur Farbmarke im DPMA Register wurden nicht vorgenommen.

[17a] EuG GRUR-RR 2023, 444 (446, Rn. 38) – SÜTAT m.w.N.

[18] Vgl. EuGH GRUR 2015, 1198 (1201, Rn. 60 f.) – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 (Rn. 7) – #darferdas? I; jeweils m.w.N.

[19] Vgl. EuGH GRUR 2010, 228 (229, Rn. 33) – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik] m.w.N.

[20] BGH GRUR 2018, 301 (302, Rn. 11 ff.) – Pippi-Langstrumpf-Marke m.w.N.

[21] Vgl. EuGH GRUR 2013, 519 – Deichmann [Umsäumter Winkel].

[22] Vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 (1195, Rn. 28 ff.) – #darferdas? m.w.N.

[23] Vgl. BPatG GRUR 2023, 68 (68 f., Rn. 8 ff.) – o`dampft is!; BGH GRUR 2014, 569 – HOT; offen gelassen in EuGH GRUR Int. 2017, 864 (868, Rn. 39) – deluxe.

[24] Vgl. BGH GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein, welcher mangels ausreichender tatrichterlicher Feststellungen keine abschließende Entscheidung treffen konnte; BGH GRUR 2024, 216 (220, Rn. 29 ff.) KÖLNER DOM m.w.N.

[25] BGH GRUR 2024, 216 (218, Rn. 15) – KÖLNER DOM m.w.N.

[26] BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou.

[27] Vgl. im konkreten Fall verneinend BPatG GRUR 2023, 66 (67, Rn. 10) – MGWS.

[28] Vgl. BGH GRUR 2021, 1526 (1528 ff., Rn. 18 ff.) – NJW-Orange.

[28a] Vgl. zur Form eines Käses BPatG GRUR-RR 2023, 341 (344, Rn. 99) – Helikoide Käseform m.w.N. zur Rechtsprechung.

[29] Vgl. BPatG GRUR 2023, 637 – lila kuchen manu faktur m.w.N.

[29a] Vgl. BPatG GRUR-RR 2023, 341 (346 f., Rn. 120) – Helikoide Käseform m.w.N

[29b] Ausführlich BPatG GRUR-RR 2023, 341 (347, Rn. 121 ff.) – Helikoide Käseform m.w.N. zur Rechtsprechung.

[30] BGH GRUR 2004, 510 (511, unter III.1) – S 100.

[31] Vgl. bereits BGH GRUR 1998, 412 (414, unter II.2.) – Analgin; zur Anmeldung einer im Ausland eingetragenen Marke BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS.

[32] Vgl. BGH GRUR 2008, 917 (918, Rn. 20) – EROS m.w.N.

[32a] Vgl. BPatG GRUR-RR 2024, 105 (107, Rn. 37 ff.) – TB zu einem Druckmittel in einem parallelen patentrechtlichen Verfahren.

[33] EuGH GRUR 2020, 288 – Sky ua/Gesellschaften SkyKick.

[34] BPatG GRUR 2023, 338 – HANDTE.

[35] BPatG GRUR 2023, 175 (176 f., Rn. 22 ff.) – Tschedro.

[36] Vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (727, Rn. 49 ff.) – Chiemsee.

[37] EuGH GRUR 1999, 723 (727, Rn. 51) – Chiemsee.

[38] BeckOK MarkenR/Kur, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG § 8 Rn. 79.1; offengelassen in EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee.

[39] BeckOK MarkenR/Kur, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG § 8 Rn. 80.

[40] BGH GRUR 2010, 138, (141, Rn. 34) – ROCHER-Kugel m.w.N.

[41] EuG GRUR-RR 2023, 487 (489, Rn. 26) – KAUFDAS ONLINE m.w.N.

[42] EuG GRUR-RR 2024, 76 (80 f., Rn. 71) – NIVEA SKINIDENTICAL Q10/SKINIDENT m.w.N.

[43] Vgl. BGH GRUR 2000, 709 – Marlene Dietrich.

[44] Vgl. z.B. OLG Köln GRUR-RR 2010, 433 (434, unter II.2.b) – Oerlikon.

[45] StRspr. vgl. BGH GRUR 2021, 1199 (1203, Rn. 35) – Goldhase III m.w.N.