Fall 2 – CQI-Bericht II (BGH GRUR 2023, 474)

beruht auf BGH, Urt. v. 24.01.2023 – X ZR 123/20

§ 9 2 Nr. 1 PatG | § 14 PatG | § 139 I 1 PatG | 140a I PatG

Unterlassungsanspruch | Vernichtungsanspruch | unmittelbare Patentverletzung | Erschöpfung | Standardessenzielle Patente | FRAND-Einwand

Sachverhalt

K ist Inhaberin eines Patents für den Empfang von Signalen, bezeichnet als „Long Term Evolution“ (LTE). Eine gegen das Patent erhobene Nichtigkeitsklage ist ohne Erfolg geblieben.^[1]

B vertreibt in Deutschland Mobilfunkgeräte und bezeichnet diese als kompatibel mit dem Standard LTE. Diese Kompatibilität wird durch den Einsatz von Chips erreicht, die unter Einsatz der patentierten Lehre Signale empfangen. Diese Chips werden von dem Hersteller H produziert. Zwischen H und K besteht eine „covenant not to sue“-Vereinbarung, wonach sich K verpflichtet, keine auf das Patent gestützten Einwände gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch H zu erheben.^[2]

K erhebt gegen B Klage auf Unterlassung des weiteren Vertriebs und auf Vernichtung aller patentverletzenden Mobilfunkgeräte. B führt aus, dass sich K angesichts der „covenant not to sue“ Vereinbarung nicht auf eine Patentverletzung berufen könne. Es können zudem nicht sein, dass B das Patent verletzte, da sie nur die Chips bei H erwerbe, in Mobilfunkgeräte einbaue und anschließend weiter in Deutschland vertreibe. Zudem bliebe B keine andere Möglichkeit, da Mobilfunkgeräte, die kein LTE empfangen können, nicht dem Stand der Technik entsprechen und nicht marktfähig sind.

Hat die (zulässige) Klage der K Aussicht auf Erfolg?

Gliederung

A. Unterlassungsanspruch nach §§ 139 I 1, 9 2 Nr. 2 PatG

1. Bestand des Klagepatents
2. Aktivlegitimation der K (§ 139 I 1 PatG)
3. Eingriff in den Schutzbereich des Patents

1. Betroffenheit des Schutzbereichs des Patents
2. Verletzung des Schutzbereichs

4. Rechtswidrigkeit der Patentverletzung
5. Schranken und Einwendungen
6. Kein Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit
7. Wiederholungsgefahr
8. Passivlegitimation der B

B. Vernichtungsanspruch nach §§ 140a I 1, 9 2 Nr. 2 PatG

1. Bestand des Klagepatents
2. Aktivlegitimation der K (§ 140a I 1 PatG)
3. Eingriff in den Schutzbereich des Patents

1. Betroffenheit des Schutzbereichs des Patents
2. Verletzung des Schutzbereichs

4. Rechtswidrigkeit der Patentverletzung
5. Schranken und Einwendungen
6. Kein Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit
7. Passivlegitimation der B

Lösungsvorschlag

Die Klage der K hat Aussicht auf Erfolg, wenn der K ge­gen B ein Anspruch auf Unterlassung und auf Vernichtung zusteht.

A. Unterlassungsanspruch nach §§ 139 I 1, 9 2 Nr. 2 PatG

→ Hauptartikel:  IP-02.C. Anspruch auf Unterlassung nach § 139 I 1 PatG und § 139 I 2 PatG

Der K könnte gegen B ein Unterlassungsanspruch nach §§ 139 I 1, 9 2 Nr. 2 PatG zustehen. Hierfür ist erforderlich, dass ein Patent besteht, K aktivlegitimiert ist, in den Schutzbereich des Patents rechtswidrig eingegriffen wird, keine Schranken, Einwendungen oder die Unverhältnismäßigkeit dem Eingriff entgegensteht, Wiederholungsgefahr besteht und B passivlegitimiert ist.

I. Bestand des Klagepatents

Das Patent der K wurde erteilt (§ 49 I PatG, Art. 97 I EPÜ) und veröffentlicht (§ 58 I PatG, Art. 98 EPÜ). Mangels entgegenstehender Angaben, ist davon auszugehen, dass die Schutzdauer (§ 16 PatG, Art. 63 I EPÜ) nicht abgelaufen ist und dass das Patent nicht erloschen ist (Art. 62, 86 EPÜ, §§ 20 I, 37 PatG). Insbesondere ist eine Nichtigkeitsklage erfolglos geblieben.

II. Aktivlegitimation der K (§ 139 I 1 PatG)

Als Patentinhaber ist K aktivlegitimiert.

III. Eingriff in den Schutzbereich des Patents

Erforderlich ist, dass die patentierte Erfindung „entgegen den §§ 9 bis 13 PatG“ benutzt wird. Hierfür muss zunächst (1) der Schutzbereich des Patents ermittelt wer­den, bevor (2) dessen Verletzung geprüft werden kann.

1. Betroffenheit des Schutzbereichs des Patents

→ Hauptartikel:  IP-01.C.I. Die Betroffenheit des Schutzbereichs eines Patents

Das Patent betrifft den Empfang von Signalen, bezeichnet als „Long Term Evolution“ (LTE). Mangels weiterer Angaben im Sachverhalt ist die stets gebotene Auslegung des Patents nicht möglich.^[3]

2. Verletzung des Schutzbereichs

→ Hauptartikel:  IP-01.C.II.1. Unmittelbare Patentverletzung nach § 9 2 PatG

Die von der B vertriebenen Mobilfunkgeräte werden von der B als kompatibel mit dem Standard LTE vertrieben. Dies erreicht B durch den Einsatz von Chips, die unter Einsatz der patentierten Lehre Signale empfangen. Hierin könnte eine Patentverletzung nach § 9 2 Nr. 2 PatG liegen.

§ 9 1, 2 Nr. 2 PatG erteilt dem Patentinhaber die alleinige Befugnis, ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden. Der Gegenstand des Patents, somit der Emp­fang von Signalen nach der patententierten Lehre, wird durch die von der B genutzten Chips angewendet. Hierdurch werden alle Merkmale des Patents verwirklicht, sodass eine Patentverletzung nach § 9 2 Nr. 2 PatG vorliegt.

IV. Rechtswidrigkeit der Patentverletzung

Der Rechtswidrigkeit der Patentverletzung könnte die „covenant not to sue“ Vereinbarung zwischen H und K entgegenstehen. Hiernach verpflichtet sich K keine auf das Patent gestützten Einwände gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch H zu erheben. Unabhängig davon, welche Wirkung die schuldrechtliche Vereinbarung zwischen H und K gegenüber der B entfaltet, betrifft diese Vereinbarung Klagen gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch K, nicht dahingegen das Anwenden des Patents durch die B. Die Patentverletzung ist rechtswidrig.^[4]

V. Schranken und Einwendungen

Dem Unterlassungsanspruch der K könnte jedoch (1) der Einwand der kartellrechtlichen Zwangslizenz und (2) die Erschöpfung entgegenstehen.

1. Der kartellrechtliche Zwangs­lizenzeinwand

B beruft sich darauf, dass ihr keine andere Möglichkeit bliebe, da Mobilfunkgeräte, die kein LTE empfangen können, nicht dem Stand der Technik entsprechend und nicht marktfähig seien. Wenn es sich bei der patentierten Lehre um ein standard-essenzielles Patent (SEP) handelt, dann könnte dem Unterlassungsanspruch der K der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegenstehen, sofern K eine marktbeherrschende Stellung missbraucht. In Betracht kommt vorliegend ein Missbrauch, sofern die K ihr Patent nicht zu FRAND-Bedingungen, somit zu fair, reasonable and non discrimatory Bedingungen angeboten hat, während allein der patentrechtliche Schutz eines SEPs dem Unterlassungsanspruch nicht entgegenstehen kann.

Unabhängig davon, ob vorliegend ein SEP vorliegt, führt B jedoch ausschließlich aus, dass Mobilfunkgeräte, die kein LTE empfangen können, nicht marktfähig sind. Anhaltspunkte dafür, dass K ihr keine Lizenz zu FRAND-Bedingungen erteilt hat bzw. erteilen würde, sind nicht ausgeführt.^[5]

2. Erschöpfung

→ Hauptartikel:  IP-01.C.IV.4. Die Erschöpfung von Patenten

Der Geltendmachung von Rechten an einem durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung innerhalb der EU bzw. EWR in den Verkehr gebrachten Erzeugnis steht nach der Rechtsprechung des BGH die Erschöpfung entgegen.

Vorliegend wurden die Chips, welche die patentierte Lehre anwenden, von H an die B verkauft und somit in den Verkehr gebracht. Für die Erschöpfung der Rechte der K müsste dies jedoch mit ihrer Zustimmung geschehen sein. Diese hat K jedoch nicht direkt erteilt. Sie hat mit H lediglich eine „covenant not to sue“ Vereinbarung getroffen, wonach sich K verpflichtet, keine auf das Patent gestützten Einwände gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch H zu erheben. Diese Vereinbarung ist nach den §§ 133, 157 BGB auszulegen. Die Vereinbarung zwischen K und H bezieht sich auf das Inverkehrbringen von Chips, die die patentierte Lehre anwenden. Hiervon sind die von B erworbenen Chips erfasst. Nach der Vereinbarung verpflichtet sich K keine „Einwände“ zu erheben. Offen ist, ob sich dies lediglich auf Einwände gegen H, somit auf prozessuale Einwendungen und Einreden gegenüber H, beschränkt. Hierfür spricht zunächst der Wortlaut „Einwände“. Wenn sich K jedoch nur auf den Verzicht von „Einwänden“ verpflichtet, würde dies dem Sinn und Zweck der Vereinbarung widersprechen, die keiner Durchsetzung der Rechte der K im Wege einer Klage entgegenstehen wür­de. Vielmehr muss die Vereinbarung zwischen K und H zumindest als Verzicht der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch H verstanden werden. Wenn sich K verpflichtet, nicht gegen das Inverkehrbringen durch H vorzugehen, liegt hierin zugleich die Zustimmung für das Inverkehrbringen liegen, denn K verzichtet durch die Verpflichtung gegenüber H auf die Geltendmachung von Ansprüchen.^[6]

Somit wäre ein Unterlassungsanspruch wegen einer Patentverletzung durch Chips, die die patentierte Lehre anwenden, aufgrund der Erschöpfung ausgeschlossen.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich die Erschöpfung auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch beschränkt. Vorliegend bietet B nicht die Chips an, sondern vertreibt Mobilfunkgeräte, in die diese Chips eingebaut sind. Um dem Unterlassungsanspruch gegen den Vertrieb dieser Mobilfunkgeräte entgegenzustehen, müsste der Einbau in und der Vertrieb dieser Mobilfunkgeräte dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechen. Hierbei sind die Besonderheiten der patentierten Erfindung zu berücksichtigen. Ein Chip, der Signale mittels LTE empfängt, verwirklicht zwar die patententierte Lehre, darüber hinaus hat der Chip aber keine Funktion. Eine wirtschaftliche und technische Verwendung erlangt sowohl der Chip als auch die patentierte Lehre erst, wenn das empfangene Signal weiterverwendet bzw. -verarbeitet wird. Da dies nicht in dem Chip geschieht, der nur das Signal erfasst, besteht der bestimmungsgemäße Gebrauch der Chips die Kombination mit weiteren Funktionen, wie vorliegend von der B durch den Einbau in ein Mobilfunkgerät.^[7]

Dem Unterlassungsanspruch der K steht die Erschöpfung entgegen.

VI. Ergebnis

K steht kein Unterlassungsanspruch gegen B zu.

B. Vernichtungsanspruch nach §§ 140a I 1, 9 2 Nr. 2 PatG

Entsprechend steht der K gegen B auch kein Anspruch auf Vernichtung nach §§ 140a I 1, 9 2 Nr. 2 PatG zu.

Ergänzende Hinweise

[1] BGH GRUR 2022, 546 – CQI-Bericht.

[2] Im Ausgangsfall liegt ein „covenant to be sued last“ vor. Hiervon wurde abgewichen, um eine eindeutigere Falllösung zu ermöglichen, da die Sache im Ausgangsfall nicht zur Endentscheidung reif war und wieder an das OLG Karlsruhe zurückverwiesen wurde.

[3] Die technische Auslegung des Patents des Ausgangsfalls und die damit verbundenen „Probleme“, insbesondere in Hinblick auf das Bestreiten von technischen Funktionen mit Nichtwissen wurde im Sachverhalt ausgeklammert.

[4] Der BGH geht weder auf die Patentverletzung noch auf die Rechtswidrigkeit der Patentverletzung ein.

[5] Da der Ausgangsfall nicht zur Endentscheidung reif ist, führt der BGH hierzu nur aus, dass „das Berufungsgericht im Lichte der ergänzten Feststellungen nochmals die Berechtigung der kartellrechtlichen Einwendungen der Beklagten nach den hierzu vom Bundesgerichtshof entwickelten Maßgaben […] zu prüfen haben“ wird, sofern nach dem Berufungsgericht die (vom BGH zuerst geprüfte) Erschöpfung nicht greift.

[6] Der BGH führt aus, dass „eine Vereinbarung, in der sich der Patentinhaber verpflichtet, aus dem Patent keine Ansprüche gegen den Vertragspartner geltend zu machen, grundsätzlich zur Erschöpfung in Bezug auf Erzeugnisse, die aufgrund dieser Vereinbarung in Verkehr gebracht werden“ führt. Statt der in dem Lösungsvorschlag vorgenommenen Auslegung führt der BGH aus: „Mit einer wirksamen Verpflichtung dieses Inhalts bringt der Patentinhaber in einer für den Eintritt der Erschöpfungswirkung ausreichenden Weise zum Ausdruck, dass er seine Rechte in Bezug auf Vertriebshandlungen des Vertragspartners vollständig ausgeübt hat, dessen Erzeugnisse also mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangen“. Die gleiche Festsetzung gilt nach dem BGH auch für ein covenant to be sued last.

[7] Hierzu führt der BGH aus: „Auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen kann eine Erschöpfungswirkung nicht deshalb verneint werden, weil die Chiphersteller, mit denen die Klägerin die Verträge geschlossen hat, keine Mobilfunkgeräte vertreiben, sondern lediglich Komponenten dafür. Allerdings ist die Erschöpfungswirkung grundsätzlich auf dasjenige Erzeugnis beschränkt, das mit Billigung des Schutzrechtsinhabers in Verkehr gebracht worden ist. Sie erstreckt sich nicht ohne weiteres auf Vorrichtungen, die ein solches Erzeugnis als eine von mehreren Komponenten enthalten. Eine abweichende Beurteilung kann sich im Streitfall jedoch aus dem – mangels abweichender Feststellungen für die Revisionsinstanz als zutreffend zu unterstellenden – Vortrag der Beklagten ergeben, dass die wirtschaftlich allein sinnvolle Verwendung der in Rede stehenden Chipsätze in deren Einbau in mobile Endgeräte besteht. […] Dafür könnte insbesondere sprechen, dass die Zustimmung der Klägerin für deren Vertragspartner möglicherweise weitgehend sinnlos wäre, wenn sie die Chipsätze zwar vertreiben könnten, ihre Abnehmer aber darauf hinweisen müssten, dass diese nicht ihrer einzigen wirtschaftlich sinnvollen Verwendung zugeführt werden dürfen. Eine abweichende Beurteilung könnte naheliegen, wenn die Chiphersteller gegenüber ihren Abnehmern die Haftung diesbezüglich ausgeschlossen haben. […] Eine solche Wirkung kommt allerdings nicht schon dann in Betracht, wenn der Einbau in Mobilfunkgeräte die einzige wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit zur Verwendung der Chipsätze darstellt. Erforderlich ist vielmehr, dass sich die Zustimmung des Patentinhabers der Sache nach auf das Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung bezieht. Die Zustimmung zum Inverkehrbringen einzelner Bestandteile kann dem allenfalls dann gleichstehen, wenn diese Bestandteile alle im Patent vorgesehenen Funktionen erfüllen. Im Streitfall könnte dies anzunehmen sein, wenn alle in Patentanspruch 9 definierten Eigenschaften und Funktionen durch die von der Vereinbarung mit den Chipherstellern gedeckten Chipsätze verwirklicht werden und den übrigen Bestandteilen der angegriffenen Mobilfunkgeräte insoweit keine Bedeutung zukommt“.