C. Anspruch auf Unterlassung nach § 139 I 1 PatG und § 139 I 2 PatG

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Nach § 139 I 1 PatG kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer entgegen den §§ 9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt und nach § 139 I 2 PatG, wenn die Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Unterlassungsanspruch erfordert kein Verschulden. Anspruchsgrundlage ist hierbei

  1. bei nationalen Patenten
    1. § 139 I 1 PatG i.V.m. der konkret verletzen Norm bzw.
    2. § 139 I 2 PatG i.V.m. der konkret verletzten Norm,
  2. bei europäischen Patenten
    1. Art. 2 II, 64 III EPÜ i.V.m. § 139 I 1 PatG i.V.m. der konkret verletzen Norm bzw.
    2. Art. 2 II, 64 III EPÜ i.V.m. § 139 I 2 PatG i.V.m. der konkret verletzten Norm.

Bei der Verletzung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) kann nach Art. 63 EPGÜ die Fortsetzung der Verletzung untersagt werden. Ein materiell-rechtlicher Unterlassungsanspruch besteht nicht.[1]

Der Unterlassungsanspruch nach § 139 I 1 PatG bzw. § 139 I 2 PatG kann nach folgendem Schema geprüft werden

  1. Bestand des Klagepatents
    1. Erteilung & Veröffentlichung (Art. 97 I, 98 EPÜ, §§ 49 I, 58 I PatG)
    2. Kein Ablauf der Schutzfrist (Art. 63 I EPÜ, § 16 PatG)
    3. Kein Erlöschen des Patents (Art. 62, 86 EPÜ, §§ 20 I Nr. 1 – 3, 37 PatG).
  2. Aktivlegitimation (§ 139 I 1 PatG)
  3. Eingriff in den Schutzbereich des Patents
    1. Betroffenheit des Schutzbereichs des Patents
    2. Verletzung des Schutzbereichs
  4. Rechtswidrigkeit der Patentverletzung
  5. Schranken und Einwendungen
  6. Kein Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit (§ 139 I 3 PatG)
  7. Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr
  8. Passivlegitimation

§ 139 I 1, 2 PatG
1Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 2Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

1. Bestand des Klagepatents

Grundvoraussetzung des Anspruchs auf Unterlassung ist, dass ein Patent angemeldet und erteilt ist, somit eine patentierte Erfindung vorliegt. Erforderlich ist folglich, dass (a) das Patent erteilt wurde und weder (b) abgelaufen, noch (c) erloschen ist.

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Nicht zu prüfen sind die Erteilungsvoraussetzungen nach Art. 52 ff. EPÜ und §§ 1 ff. PatG.

a. Erteilung und Veröffentlichung (Art. 97 I, 98 EPÜ, §§ 49 I, 58 I PatG)

Der Patentschutz beginnt mit der Erteilung und Veröffentlichung des Patents (Art. 97 I, 98 EPÜ, §§ 49 I, 58 I PatG).

Wird ein Patent

  1. (teilweise) widerrufen (Art. 101 EPÜ, § 21 I PatG) oder
  2. für nichtig erklärt (Art. 65 EPGÜ, Art. 2 II 6 IntPatÜbkG, § 22 I PatG)

gilt die Wirkung des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten (§ 21 III 1 PatG, § 22 II PatG i.V.m. § 21 III 1 PatG), sodass von Anfang an kein Patent und Unterlassungsanspruch besteht.

b. Kein Ablauf der Schutzfrist (Art. 63 I EPÜ, § 16 PatG)

Erforderlich ist weiter, dass zum Zeitpunkt der Verletzung die Schutzfrist des Patents (Art. 63 I EPÜ, § 16 PatG) nicht abgelaufen ist. Nach Ablauf der Schutzfrist bleiben auf während der Schutzfrist begangenen Verletzungen gegründete Ansprüche bestehen.[2]

c. Kein Erlöschen des Patents (Art. 62, 86 EPÜ, §§ 20 I Nr. 1 – 2 PatG)

Zuletzt darf das Patent nicht erloschen sein (Art. 62, 86 EPÜ, §§ 20 I Nr. 1 – 2 PatG).

2. Aktivlegitimation (§ 139 I 1 PatG)

Aktivlegitimiert ist nach § 139 I 1 PatG der „Verletzte“, bei dem es sich um den im Register eingetragenen Patentinhaber und den ausschließlichen Lizenznehmer, soweit sein Nutzungsrecht berührt ist, handeln kann. Patentinhaber und Lizenznehmer sind jeweils aktivlegitimiert und nicht Mitgläubiger.[3] Mehrere Patentinhaber können jeweils im eigenen Namen auf Unterlassen klagen.[4] Auch Nießbraucher, Pfandgläubiger und Pfändungspfandgläubiger können aktivlegitimiert sein.[5]

Nicht aktivlegitimiert sind einfache Lizenznehmer. Der Unterlassungsanspruch kann nicht abgetreten werden, der Unterlassungsanspruch jedoch im Rahmen einer gewillkürten Prozessstandschaft geltend gemacht werden.[6]

3. Eingriff in den Schutzbereich des Patents

a. Betroffenheit des Schutzbereichs des Patents

→ Hauptartikel:  IP-01.C.I. Die Betroffenheit des Schutzbereichs eines Patents

Der Schutzbereich eines Patents ist bei der wortsinngemäßen und äquivalenten Ausführung des Patents gegeben, wofür zunächst der Schutzbereich zu bestimmen und stets auszulegen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Unteransprüche den Schutzbereich nicht einengen können, auch Zahlenangaben der Auslegung zugänglich sind und die Patentschrift ihr „eigenes Lexikon“ bildet.

Während eine wortsinngemäße Ausübung des Patents erfordert, dass alle (ausgelegten) Merkmale des Patent­anspruchs erfüllt sind, kann auch dann, wenn einzelne Merkmale des Patents äquivalent ausgeübt werden, der Schutzbereich des Patents betroffen sein.

Eine äquivalente Ausführung erfordert das Vorliegen einer gleichen oder wesentlich gleichen Wirkung (Gleich­wirkung), deren Auffindbarkeit durch einen Durchschnittsfachmann und die Gleichwertigkeit dieser unter Orientierung des Sinngehalts der Erfindung.

b. Verletzung des Schutzbereichs

→ Hauptartikel:  IP-01.C.II. Die Verletzung eines Patents

Weiter ist die unmittelbare (§ 9 PatG) oder mittelbare (§ 10 PatG) Verletzung des Patents erforderlich,

Bei der unmittelbaren Patentverletzung ist zwischen der Verletzung von

  1. Erzeugnispatenten durch Herstellung, Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauch, Einfuhr oder Besitz (§ 9 1 Nr. 1 PatG),
  2. Verfahrenspatenten durch Anwendung oder Anbieten (§ 9 1 Nr. 2 PatG),
  3. Verfahrenspatenten durch das Anbieten, in Verkehr brin¬gen oder hierfür einführen oder besitzen der durch das Patent unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (§ 9 1 Nr. 3 PatG).

Zu problematisieren ist hierbei, ob bei der Herstellung und des Vertriebs von Teilen einer patentieren Gesamtvorrichtung eine unmittelbare Patentverletzung vorliegt und die Abgrenzung zwischen der erlaubten Reparatur und der patentverletzenden Neuherstellung.

Eine mittelbare Patentverletzung kann in objektive und subjektive Voraussetzungen unterteilt werden und beinhaltet in Absatz 2 eine Ausnahme und hiervon wiederum eine Rückausnahme.

Eine mittelbare Patentverletzung kann nach folgendem Schema geprüft werden

  1. Objektive Voraussetzungen
    1. Angebot oder Lieferung von Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen
    2. an Nichtberechtigte
    3. zur Benutzung im Inland
  2. Subjektive Voraussetzungen: Wissen oder Offensichtlichkeit
  3. Kein Ausschluss nach § 10 II PatG

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass § 10 III PatG den erfassten Personenkreis erweitert, sowie eine mögliche Prüfung der Erschöpfung im Rahmen des Angebots oder der Lieferung an einen Nichtberechtigten.

4. Rechtswidrigkeit der Patentverletzung

Der Rechtswidrigkeit der Patentverletzung kann die Zustimmung des Patentinhabers in Rahmen eines Lizenzvertrags oder einer Lizenzbereitschaftserklärung entgegenstehen.

5. Schranken und Einwendungen

→ Hauptartikel:  IP-01.C.IV. Schranken und Einwendungen

Die Reichweite des Patentschutzes wird nach den §§ 11 ff. PatG und der Rechtsprechung in Form von Schranken und Einwendungen eingeschränkt, darunter

  1. Handlungen nach § 11 Nr. 1 bis 6 PatG
  2. das Vorbenutzungsrecht nach § 12 I 1 PatG,
  3. die staatliche Benutzungsanordnung nach § 13 PatG,
  4. die Erschöpfung von Patenten,
  5. Zwangslizenzen nach § 24 PatG und der kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand sowie
  6. der sog. Formstein-Einwand.

6. Kein Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit (§ 139 I 3 PatG)

§ 139 I 3 PatG kodifiziert die Rechtsprechung des BGH ein Anspruch auf Unterlassung ausgeschlossen ist, wenn die Durchsetzung unter Berücksichtigung der Interessen des Patentinhabers gegenüber dem Patentverletzer eine unzumutbare Härte darstellen würde und daher gegen Treu und Glauben verstoßen würde.[7] Die Unverhältnismäßigkeit ist von Amts wegen zu prüfen.

§ 139 I 3 PatG
Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.

Hierbei zu berücksichtigen sind

  1. die Auswirkung des Unterlassungsanspruchs bzw. dessen Ausschluss auf den Patentinhaber und Verletzer und die Interessen der Parteien,
  2. der Wert der Erfindung im Verhältnis zum möglichen Schaden durch und ohne sofortige Unterlassung,
  3. das Verhältnis zwischen dem verletzten Patent und dem verletzenden Erzeugnis – insbesondere relevant bei komplexen Produkten,
  4. das Verschulden, sowie Gut- oder Bösgläubigkeit des Verletzers und
  5. Interessen Dritter und der Allgemeinheit.[8]

Führt die Unterlassung zu unverhältnismäßigen Nachteilen und führt die befristete Fortsetzung der Patent­ver­letzung für den Patentinhaber zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung kommt die Einräumung einer Aufbrauchfrist in Betracht.[9]

7. Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr

Ein Unterlassungsanspruch besteht nach § 139 I 1 PatG bei Wiederholungsgefahr und nach § 139 I 2 PatG, wenn die Zuwiderhandlung erstmals droht.

Wiederholungsgefahr i.S.d. § 139 I 1 PatG wird vermutet, wenn eine vorgegangene rechtwidrige Benutzungshandlung vorliegt.[10]

Entsprechend muss der Anspruchssteller eine einzige Verletzung nachweisen und dem Anspruchsgegner obliegt die Beseitigung der Wiederholungsgefahr. Erforderlich für den Wegfall der Wiederholungsgefahr ist

  1. die uneingeschränkte, unbedingte, unwiderrufliche und durch Vertragsstrafe gesicherte Unterlassungserklärung, eine sog. strafbewehrte Unterwerfungserklärung,[11]
  2. die Anerkenntnis des Unterlassungsantrags oder
  3. die offenbare Unmöglichkeit einer Wiederholung, die aber nicht bei der Aufgabe der Geschäftstätigkeit besteht.

Bei einer mittelbaren Patentverletzung muss die strafbewehrte Unterlassungserklärung, die Gefahren einer mittelbaren Patentverletzung adressieren und beseitigen.[12]

Erstbegehungsgefahr i.S.d. § 139 I 2 PatG besteht, wenn ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, der Anspruchsgegner werde in naher Zukunft konkrete, rechtswidrige Patentverletzungshandlungen vornehmen.[13]

Ausschlaggebend ist dabei der Beginn der verletzenden Handlung, sodass Vorbereitungshandlungen für eine zukünftige Patentverletzung keine Erstbegehungsgefahr begründen.

Die Erstbegehungsgefahr kann durch eine Abstandsnahmeerklärung beseitigt werden, sofern hierdurch die Umstände entfallen, die die Gefahr begründen.[14]

8. Passivlegitimation

Passivlegitimiert ist derjenige, der

  1. unmittelbar durch Vornahme einer der in § 9 PatG umschriebenen Handlungen,
  2. mittelbar nach § 10 PatG oder als
  3. Anstifter oder Gehilfe (§ 830 II BGB)

das Patent verletzt.

9. Rechtsfolgen

Der Unterlassungsanspruch richtet sich auf das Unterlassen zukünftiger gleichartiger Verletzungshandlungen und der Beseitigung bestehender Verletzungen. Neben dem Unterlassungsanspruch kann ein Anspruch auf Vernichtung nach § 140a I PatG und Rückruf nach § 140a III PatG bestehen.

Umstritten ist, ob dem Unterlassungsanspruch auch ein Folgenbeseitigungsanspruch innewohnt. Dem 1. Senat des BGH zufolge hat „[d]er Schuldner eines gerichtlichen Verbots […] nicht nur alles [zu] unterlassen, was zu einer Verletzung führen könne, sondern ebenso alles [zu] unternehmen, was im konkreten Fall erforderlich und zumutbar sei, um künftige Verletzungen zu verhindern“.[14a] Auch nach dem EPG „erschöpft sich [eine Unterlassungsverpflichtung] nicht nur im bloßen Nichtstun, sondern umfasst auch die Vornahme von Handlungen zur Beseitigung eines zuvor geschaffenen Störungszustands, wenn allein dadurch dem Unterlassungsgebot entsprochen werden kann“.[14b] Dahingegen gilt dies nach dem OLG Düsseldorf, dem LG München I und Teilen der Literatur nicht für das Patentrecht,[14c] da das PatG neben „und unabhängig [vom Unterlassungsanspruch] einen Anspruch auf Rückruf gem. § 140a III PatG [vorsehe, welcher] dem Zweck [diene], patentverletzende Ware, die das Unternehmen des Verletzers bereits verlassen hat und sich in der nachgeordneten Vertriebskette befindet, zurückzuholen, damit eine weitere Schutzrechtsverletzung durch den Erwerber verhindert wird“.[14d]

Ist der Unterlassungsanspruch wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen, besteht nach § 139 I 4 PatG ein Ausgleichsanspruch.

Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, sodass Ansprüche aus § 823 I BGB bestehen.[15]

10. Besonderheiten vor dem EPG

Stellt das Einheitliche Patentgericht (EPG) eine Patentverletzung fest, kann es nach Art. 63 I EPGÜ die Fortsetzung der Verletzung untersagen. Ein Anspruch des Patentinhabers oder sonstiger Aktivlegitimierter hierauf besteht entsprechend nicht. Stattdessen obliegt es richterlichem Ermessen, ob und inwieweit eine Unterlassungsverfügung erlassen wird. Bei der Nichteinhaltung einer solchen Verfügung wird nach Art. 63 II EPGÜ „gegebenenfalls“ ein an das Gericht zu zahlendes Zwangsgeld verhängt.

Nachweise

[1] Vgl. Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage 2020, § 1 Rn. 53.

[2] Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 139 Rn. 2.

[3] Vgl. im Detail BGH GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone; BGHZ 192, 245 – Tintenpatrone II.

[4] BeckOK PatR/Pitz, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Rn. 18 m.w.N.

[5] Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 139 Rn. 55.

[6] Ausführlich Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 139 Rn. 18; BeckOK PatR/Pitz, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Rn. 23.

[7] Vgl. z.B. BGH GRUR 2016, 1031 (1035, Rn. 42) – Wärmetauscher.

[8] Ausführlich BeckOK PatR/Pitz, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Rn. 90g.

[9] BGH GRUR 2016, 1031 (1035, Rn. 45) – Wärmetauscher.

[10] Vgl. BGH GRUR 1998, 504 (506, unter II.3.a.) – Lateinische Fußnote; BGH GRUR 2007, 890 (895 f., Rn. 53) – Jugendgefährdende Medien bei eBay.

[11] BGH GRUR 1998, 1045 (1046, unter II.2.c.) – Brennwertkessel.

[12] BeckOK PatR/Pitz, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Rn. 67.

[13] BGH GRUR 2001, 1174 (1175, unter II.2.b.) – Berühmungsaufgabe m.w.N.

[14] Vgl. BGH GRUR 2012, 1230 (1236, Rn. 38) – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[14a] BGH GRUR 2018, 292 (Rn. 6) – Produkte zur Wundversorgung.

[14b] EPG GRUR 2024, 280 (283, Rn. 38) – myStromer/Revolt Zycling [E-Bike III].

[14c] OLG Düsseldorf GRUR 2018, 855 (857 f., Rn. 41 ff.) – Rasierklingeneinheiten; LG München I GRUR 2024, 205 (211, Rn. 112 ff.) – Nachweis von Analyten m.w.N. zur Kritik durch die Literatur.

[14d] OLG Düsseldorf GRUR 2018, 855 (858, Rn. 44) – Rasierklingeneinheiten.

[15] Vgl. bereits RG, Urt. v. 27.02.1904 – Rep. I. 418/03 = RGZ 58, 24 (29) – Juteplüsch und BGH GRUR 2005, 882 (883, unter II) – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

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